O critério de anterioridade do nome empresarial, isoladamente, não é suficiente para anular o registro de uma marca, sobretudo quando se tratar de empresas que atuam em ramos diferentes e possuindo a autora apenas a proteção estadual do seu sinal distintivo.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp 1673450, rejeitou o recurso de uma empresa de chocolates de Santa Catarina que buscava impedir outra empresa, de São Paulo, de utilizar o nome Franz como marca no setor de carnes e laticínios.
A relatora do processo, Ministra Nancy Andrighi, ressaltou que ambas as empresas, recorrida e recorrente, atuam em segmentos alimentícios diferentes, e deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.
Além disso, a ministra destacou que “a firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no artigo 124, V, da Lei 9.279/96 deve ser interpretada à luz do artigo 1.166 do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”.
